Según palabras de a Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el término dilución se define como la disminución de la capacidad distintiva ) probabilidad de confusión, error o engaño de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii) probabilidad de confusión, error o engaño.
El caso Starbucks vs Charbucks:
Todo comenzó en 2001 cuando Starbucks Corporation, destacado proveedor mundial de cafés especiales, interpuso un recurso de la dilución de la marca difuminando contra de Wolfe Borough Coffee, Inc., con nombre comercial Black Bear Micro Roastery, y usa marcas como “Mister Charbucks,”“Mr.Charbucks,” y “Charbucks Blend. El Oso Negro fabrica y vende granos de café tostado.
En el intento de de Starbucks de demostrar esta “dilución de su marca” realizó una encuesta telefónica a 600 personas por la encuestadora Mitofsky Warren, que encontró que “el número uno de la asociación del nombre’ Charbucks ‘en la mente de los consumidores es con la marca’ Starbucks ‘”.
Se dijo que, si bien el 39,5 por ciento de los participantes pensó “Starbucks” o “café” cuando se le preguntó lo que vino a la mente al escuchar “Charbucks,” sólo un 4,4 por ciento dijo “Starbucks” o “casa de café” cuando se le preguntó que podía vender un producto llamado “Charbucks”. “Tienda de comestibles”, fue la respuesta más popular a esa pregunta.
Esto provocó que los tribunales no les convenciera esta probatoria de dilución y hubo una serie de apelaciones que llegan a 2013.
Bajo el estatuto de dilución federal, sostiene que: un tribunal debe tener en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo (1) el grado de similitud entre la marca y la marca famosa, (2) el grado de distintividad inherente o adquirida de la marca famosa, (3) la medida para que el propietario de la marca famosa y participación en el uso sustancialmente exclusivo de la marca, (4) el grado de reconocimiento de la marca famosa, (5) si el usuario de la marca tiene intención de crear una asociación con la marca famosa, y (6) la asociación real entre la marca y la marca famosa.
Starbucks apeló varias veces pero en la mayoría de las conclusiones de los tribunales coinciden en que las marcas eran sólo mínimamente similar, y que tenía que haber “similitud sustancial” entre las marcas para la dilución sea probable. El Segundo Circuito también observó que “el grado de similitud” es sólo uno de los seis factores, incluso un bajo grado de similitud no impediría una reclamación de dilución; también sostuvo que la ausencia de confusión real o probable no llevaba directamente sobre si la dilución es probable. Más bien, el análisis de dilución debe centrarse en si una asociación, que surge de la similitud entre las marcas, perjudica el carácter distintivo de la marca famosa. E incluso después de que Charbucks declarara que obtuvo ese nombre por la asociación de Starbucks que usa granos de café muy oscuros, no encontraron mala fe el Oso Negro.
El Tribunal de Distrito determinó entonces que los factores 2-5 favoreció Starbucks pero de nuevo se encontró que el primer factor (similitud de las marcas) favoreció a Oso Negro porque las marcas eran sólo mínimamente similar cuando el embalaje del Oso Negro fue visto en su contexto. El Tribunal de Distrito también descartó las pruebas encuesta Starbucks.
Rocío A.M.
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