Registros de “mala fe” en China

Todos supimos de la sorpresa que se llevó Tesla al conocer no sólo que su marca había sido registrada en China antes por un partícular sino que también lo denunciaba por infracción de marca. Lejos de ser un caso aislado, esto se ha convertido en un negocio en China y es una de las principales quejas que sufre una PYME cuando decide exportar a China, es una caja de sorpresa.

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De esta manera los registros de marcas anteriores presentes en China, también llamados “registros de mala fe ‘, es cuando una compañía China realiza el primer registro de la marca comercial  de una empresa extranjera  con la intención expresa de vendérsela en un futuro a un precio inflado (En China el registro de marca no tienen en cuenta la presencia en otros países ni la historia de tu marcas sino el primero que llega al registro es suya).

La compañía Tesla, se vio obligada a prolongadas negociaciones para la compra del nombre al dueño en China, con sede en Guangzhou, que le habían concedido los derechos en 2009. Tesla ofreció 2 millones de RMB (€ 250.000) para comprar los derechos y fue rechazada, finalmente, después de más negociaciones, se llegó a un acuerdo no revelado, supuestamente mucho más alto que la oferta anterior.

También recordamos los vinos Penfolds. De esta manera cuando preguntamos ¿Dónde quiere registrar su marca? Es una cuestión que hay que meditar y estudiar detenidamente.

Rocío A.M.

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Asegurar una patente

Muchos son los inventores que tienen miedo, incluso después de patentado, son pocos los que hablan alegremente de su patente. Supongo que la experiencia y la historia, ha hecho a los inventores desconfiados por naturaleza, aunque razón tampoco les falta, de hecho, para muestra, nuestra profesión.

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La propiedad intelectual es una parte importante del valor de una empresa, y para las pequeñas empresas, sobre todo de tecnología, a menudo es su principal activo. Las pequeñas empresas de tecnología tienen que entender que si su IP es valioso, lo más probable es tanto un activo y como una fuente de riesgo.

Hay muchísimas guias o indicaciones de como solicitar la patente de forma segura y los pasos a seguir. Pero si no perteneces a una gran empresa internacional en la que tienen millones de abogados y peritos pendientes de la cartera de patentes y formas parte del resto de empresarios o inventores que forman el tejido empresarial español, es decir, PYME, es normal que tengas miedo de que llegue una multinacional y te ahogue en los juzgados de una batida.

La solución a esto llega de la mano del SEGURO DE PATENTE, esto sería un aval importante a la hora de continuar la labor y desarrollar el trabajo con más tranquilidad.

Este tipo de pólizas proporcionan seguridad financiera a las pymes y permitiría hacer frente a los altos costes de los litigios sobre la propiedad intelectual. El seguro propuesto cubriría los gastos de asistencia jurídica y los costes judiciales y protegería a la empresa frente a contrarreclamaciones y reconvenciones.

Además ya se cuenta con la experiencia y estudios  de Estados Unidos y de la Unión Europea, ya que algunos países ya cuentan con este tipo de productos como Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Suecia.

Aquí podéis ver un artículo que de una póliza estándar e identifica las políticas de especialidades posibles para cubrir los costos de los litigios sobre patentes. Estas políticas incluyen los costos tanto de la defensa y el procesamiento de una acción por infracción.

Rocío A.M.

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¿Puede el sabor de algo registrarse como propiedad intelectual?Por ejemplo ¿La paella?

Es una de las cuestiones que analizaba la revista Forbes la semana pasada y me parece un tema interesante.

Una campaña publicitaria de Coca-Cola Zero de hace casi una década ya lo vaticinaba. Y es que Coca-Cola Zero supuestamente sabía tan “real” como Coca-Cola Classic que una división de Coca-Cola amenazó con demandar a otra división por “infracción de gusto o sabor”, aquí poden ver algunos ejemplos de aquellas campañas publicitarias.IMG_3821_jpg___28_8__

Sin embargo, al parecer de Russo´s New York Pizzeria una cadena de restaurantes que es de Texas, no de Nueva York,  demandó a una cadena rival, Gina Italian Kitchen, por infracción de gusto. Russo reclamaba  como propio su sabor, y  aseguraba que la cadena rival se lo había copiado. Afortunadamente para la cadena rival (y la división de Coca-Cola Zero), un tribunal federal encontró la afirmación de Russo como “a medio cocer” (traducción  mía del termino utilizado por el juez como “half-baked ).

A mi me ha recordado a los problemas que tenemos a este lado del océano con la famosa patente de la paella y más después de saber que se celebra un “paella´s day” por medio mundo. El problema deriva en que nadie es capaz de advertir el verdadero sabor de la paella, hay muchas que están buenas o riquísimas pero cada cocinero/a o cada maduración de los alimentos puede hacer que varíe sustancialmente unas de otras, entonces ¿cómo podemos patentar la paella?.

Por lo general, las marcas comerciales son palabras o logotipos asociados con una oferta de mercado, tales como el nombre de o su logotipo. Sin embargo, en determinadas circunstancias, las características de un producto (además de “marca” del producto) también pueden estar protegidos como cuando los consumidores ven esas características como señales de la fuente del producto. A ver si me explico, si hiciéramos un estudio y diéramos a probar a un tribunal paellas de diferentes lugares o diferentes cocineros estoy segura que podríamos diferenciar unos de otros. Tal vez esta cuestión se resuelve mejor con las marcas de garantía o las indicaciones geográficas. ¿Qué opináis deberían dejar que se registraran los sabores?

Rocío A.M.

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Amazon no conquista el Amazonas

Amazon no consigue el dominio de nivel superior (gTLD) .amazon

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La lucha por la conquista de los tierras ha cambiado, ahora no es sobre el terreno es en internet, por los dominios de nivel superior, por los que pagan millones, recordemos lo que le costo a la ciudad de nueva York su dominio (.nyc).  Se ha convertido en una auténtica guerra por conseguir las palabras o adjetivos más significativos .buy .bike .clinic .sos .book .big .museum  El inglés en este sentido da mucho juego.

Amazon recientemente compró el “.buy” por la friolera de $ 4,600,000 dólares (tenía un precio de salida de $ 185.000, superando la oferta de competidores como Google para recibir el gTLD.

A principios de este año, Amazon  intentó de obtener “.amazon.” Pero la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), empresa privada que asigna los dominios, aprueba o deniega las solicitudes, se pronunció en contra del registro de .amazon en una reunión en Durban (Sudáfrica), según un comunicado de la Presidencia brasileña.

Hay mucha incertidumbre al respecto de la protección de los gTLD y estoy segura de que darán que hablar.

El  ICANN previendo estos temores ha tomado medidas para proteger a los solicitantes de registro. ICANN mantiene un conjunto de directrices para los operadores de registro a través del Código de Conducta del Operador de Registro . La idea es que este código de conducta  proteja a los registrantes del gTLD. Operadores de Registro podrán presentar una solicitud de exención si cumplen tres criterios de exención. Las solicitudes de exención están disponibles en línea y pueden ser comentados por el público en un período de 30 días.

No es la primera vez que Amazon encuentra oposición en dominios de nivel superior, ya se encontró con editores y autores por los dominios .book .reader .author .

Rocío A.M.

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¿Qué pasa si me llamo como una marca?Por ejemplo: Chanel…

Chanel ha demandando al propietario de un salón de Merrillville, de Indiana por lo que la compañía afirma que es infracción de marca. En la demanda,  presentada hace unas semanas en el Distrito Norte de Indiana, la casa de diseño con sede en París alega que el “Salón de Chanel”, un spa y salón de belleza, infringe al menos nueve de sus marcas registradas a nivel federal y se está beneficiando de la sólida reputación del nombre de la empresa de moda, la cual deriva del nombre del diseñador de fundación, Gabrielle Bonheur Chanel.

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Lo complicado de este caso es que el “Salón Chanel” también deriva del nombre de su fundador Chanel Jones. 

Entonces, ¿Qué pasa si mi nombre coincide con una súper marca de lujo como es Chanel? Aquí podemos encontrar unas cuestiones básicas de las marcas en España la cual difiere un poco de EEUU.

Utilizar el apellido de la familia como marca de una compañía es algo habitual, por lo que es común que dos empresas de territorios distintos tengan el mismo nombre y entren en conflicto. Por ejemplo, la constructora madrileña Grupo Ortiz se enfrentó a un grupo valenciano con el mismo nombre, al que el juzgado obligó a cambiar de marca. La compañía adoptó el nombre de Grupo Cívica y tuvo que volver a enfrentarse en los tribunales por el mismo problema, esta vez con Banca Cívica, con la que llegó a un acuerdo para que la entidad financiera mantuviera su nombre siempre y cuando no entrara en el sector inmobiliario o el de la construcción. También está el caso de Budweiser

Pero lo que aquí ocurre es que una marca coincide con un nombre de persona la cual no tiene protección como marca en EEUU, en este sentido está el caso Peaceable Planet, Inc. v. Ty, Inc.  que comenta: que  los nombres de persona en ciertas situaciones no están protegidos como marcas, hasta que adquieran un significado secundario…

The fashion law comenta que  considerar que Chanel no tiene un significado secundario es casi imposible, pues es bien conocido por el público en general y es capaz de asociar el nombre de “Chanel”, con la casa de diseño y sus prendas de vestir y accesorios; y de esta forma si puede ser registrado Chanel. Según esto parece que el tal Chanel Jones no tiene muchas posibilidades, aunque nunca se sabe…

Rocío A.M.

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Luis Vuitton acusado de copiar unas zapatillas

LVL XIII Brands Inc., una alta gama de la empresa de calzado con sede en Nueva York y Atlanta presentó una demanda hace unos días acusando a Louis Vuitton de copia en unos  modelos de zapatillas.

Antonio Brown, fundador de LVL XIII, dicen que comenzó su compañía en octubre de 2012 después de ser despedido de la Madame Alexander Doll Co., un fabricante de muñecas de lujo con sede en Nueva York. La marca está especializada en zapatos de lujo e incluye zapatillas de deporte, que se venden por entre $ 500 y $ 1200, sus diseños se hicieron populares cuando algunas celebridades portaron sus zapatillas del tipo de Chris Brown , el modelo Tyson Beckford, raperos Nas y Jim Jones, y atletas profesionales.

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LVL XIII sneaker with toe plate (izquierda) & Louis Vuitton’s On the Road sneaker (derecha)

 Brown también desarrolló su propia marca, una placa de metal con distintivo “LVL XIII” grabado en él, presentada esta placa incluso en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y alega que esta característica se ha convertido en “distintivo en el correspondiente mercado “.

 Brown demandó a LVMH Moet Hennesey Louis Vuitton SA, Louis Vuitton Malletier SA and Louis Vuitton North America Inc  en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, alegando que la línea de zapatillas de Luis Vuitton “On the Road” infrinja la marca de LVL XIII, confusión al consumidor de sus distintivos metálicos y competencia desleal.

Ahora queda ver como se defiende Louis Vuitton pero ya han aparecido montón de “modelos parecidos” de muchas otras marcas y otros diseñadores.

En the Fashion Law hacen referencia a Giuseppe Zanotti, ya que sus modelos también podríamos decir que se caracterizan por sus placas metálicas…

A mi me recuerda un poco el caso de las Zapatilla de lonas en guerra: Keds vs Vans

zapatilla Giuseppe Zanotti

Rocío A.M.

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Batman acusado de infracción de marca comercial

The Washington post resumía el caso de  Fortres Grand Corp. v. Warner Bros. Entertainment, Inc.(7th Cir. Aug. 14, 2014) de forma estupenda:

Fortres Gran desarrolla y comercializa un programa de software de seguridad conocido como “Clean Slate”. También posee la marca comercial registrada de software. Este es  utilizado para proteger los ordenadores de acceso público para limpiar y borrar todos los datos cada vez que cambia de persona el ordenador al reiniciar este y de ahí su nombre (más o menos borrón y cuenta nueva)

Es el tipo de programa que puede ser utilizado en escuelas, bibliotecas, hoteles, etc, para mantener los ordenadores públicos funcionando correctamente y libre de datos privados. Debido a su confiabilidad, Fortres Gran había sido capaz de establecer su software Clean Slate en el mercado como un programa digno de confianza.

En julio de 2012, Warner Bros. lanzó The Dark Knight Rises (El caballero oscuro: la leyenda renace, titulada en España), la tercera y última entrega de una representación cinematográfica del héroe de cómic Batman. La película fue un éxito comercial enorme. En la película, Batman y sus aliados luchan un oscura organización empeñada en la destrucción de la ciudad de Gotham, la ciudad natal de Batman. Uno de los aliados de Batman,  Catwoman, comienza la historia como un peón involuntario de la oscura organización. A cambio de sus servicios únicos como ladrón de guante blanco, la organización se compromete a darle un programa de software conocido como “The clean Slate” (el borrón y cuenta nueva), que fue desarrollado por “Rykin Data Corporation” y en teoría permite a un individuo borrar todas las huellas de su pasado criminal de cada base de datos que exista en la tierra para que pueda llevar una vida normal …

Además, como parte de la comercialización de la película, fueron creados dos sitios que lo único pretenden es seguir la ficción de Rykin Data Corporation. Los sitios web contienen descripciones de la herramienta de hacking “borrón y cuenta nueva” y su funcionamiento y una imagen de una patente ficticia. Nada estaba disponible para su compra o descarga de los sitios web – que eran meramente una extensión de información del universo ficticio de Gotham City.

Después del estreno de la película, Fortres Gran observó un descenso significativo en las ventas de su software “Borrón y cuenta nueva”. Se cree que esta disminución de las ventas se debió a que los clientes potenciales creyeron erróneamente que su software “Clean Slate” es ilícita o falsa a causa del uso de Warner Bros. ‘del nombre ” borrón y cuenta nueva” en The Dark Knight Rises. En consecuencia, Fortres Gran presentó una demanda alegando que el uso de Warner Bros. ‘de las palabras “borrón y cuenta nueva”, en referencia al software en su película infringía la marca registrada de Fortres Gran … El tribunal de distrito concluyó que Fortres Gran no había alegado una teoría plausible de la confusión de los consumidores, sobre la que todos sus reclamos dependen, y que el uso de Warner Bros. ‘de las palabras “el borrón y cuenta nueva” estaba protegida por la Primera Enmienda.

El tribunal sostuvo también que  Fortres Gran no tenía un reclamo válido de la marca:  “confusión inversa,” se requiere una constatación “de que los consumidores pueden pensar erróneamente que Warner Bros. es la fuente de software de Fortres Grand, “y esa constatación era tan inverosímil que el caso fue desestimado.

Personalmente opino que esto es uno de los problemas de utilizar como marcas, términos comunes o frases hechas,  pero en fin … escoger una marca no siempre es sencillo y que sea Batman el que supuestamente le copiaba la marca, tampoco está nada mal.

Son muchos los que quieren utilizar palabras o nombres comunes, recordemos Apple intenta registra la mara “startup”(inicio), Le negaron la marca “Glass” a Google, Pierden la batalla legal por la marca London, entre otros muchos.

Rocío A.M.

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